En la industria de los juguetes, todos los detalles cuentan. Desde la marca hasta las formas, colores y rasgos, todos los elementos componen una misma identidad que puede evocar una serie de emociones que representan el intangible más valioso para las empresas y, en ese sentido, estas buscan proteger o capitalizarlos. Así, la peruana Tai Loy libró una batalla con la danesa Lego JurisA/S, representante jurídico de Lego, en el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) por la nulidad de un registro de marca. ¿Quién sonrió al final de esta disputa?
Dicho caso se remonta a agosto de 2021, cuando Tai Loy S.A. solicitó la nulidad del registro de la marca de producto conformada por una forma tridimensional (similar a un humano) inscrita a favor de Lego Juris A/S, bajo Certificado 258523, que distingue juegos y artículos de juego, aparatos y equipos de juegos de computadora, juguetes de construcción y otros en la clase 28.
En concreto, la cadena peruana señaló que la marca cuestionada se encuentra conformada por una forma común impuesta por la función del producto (juguetes) y que reproduce las formas usuales de un ser humano. Asimismo, indicó que dicho registro vulnera la ley de Derechos de Autor, pues la firma es titular en Chile de Certificados de obra (personajes de juguetes) que presentan características similares.
En agosto de 2021, Tai Loy S.A. solicitó la nulidad del registro de la marca de producto conformada por una forma tridimensional (similar a un humano) inscrita a favor de Lego Juris A/S, bajo Certificado 25852.
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Lego y Tai Loy: defensa y respuestas
Ante los referidos argumentos, Lego Juris A/S no tardó en responder. Esta empresa había denunciado también a Tai Loy por la misma situación (expediente 881857-2021). Ahora, como emplazada, afirmó que Tai Loy venía haciendo uso ilegítimo de signos idénticos a sus marcas registradas.
“Es práctica usual de los infractores iniciar acciones que afecten los derechos debidamente inscritos de los titulares de las marcas base de denuncia, por lo que ha actuado de mala fe”, manifestó la firma danesa.
Asimismo, refirió que Tai Loy no presentó medios probatorios que acrediten que el signo objeto de cuestionamiento se encontraba incurso en algunas de las causales de prohibición de registro alegadas. Además, mencionó que esta empresa ha presentado diversas denuncias por infracción marcaria contra terceros que utilizaban signos similares sin autorización, las cuales fueron declaradas fundadas.
“La marca objeto de nulidad (Certificado N° 258523) es altamente distintiva, la misma que fue reconocida por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)”, remarcó.
Por su parte, Tai Loy, en enero de 2022, respondió que el procedimiento de infracción con Expediente 881857-2021 es irrelevante para resolver el presente procedimiento. Además, sostuvo que la marca cuestionada debió registrarse como modelo de utilidad y que no interpuso la acción de nulidad mediando mala fe.
“Las declaraciones de una institución extranjera, tal y como la OMPI, no son relevantes en el presente procedimiento”, añadió.
Lego Juris A/S afirmó que Tai Loy venía haciendo uso ilegítimo de signos idénticos a sus marcas registradas. (Foto: Warner Bros.)
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Las primeras acciones de Indecopi: declaró infundada la solicitud de nulidad
Conocidos los alegatos de ambas partes, la Secretaría Técnica de la Comisión de Signos Distintivos del Indecopi solicitó a la Dirección de Derecho de Autor emitir informe respecto de si los elementos del registro en cuestión gozan de protección de acuerdo con la legislación de Derecho de Autor, y si los mismos se encuentran inscritos en los registros de obras de la Dirección de Derecho de Autor en el Perú a favor de Lego Juris A/S o de otra persona natural o jurídica.
Además, requirió a la Dirección de Invenciones emitir informe respecto de si los elementos del registro representan una ventaja funcional o técnica al ser aplicados a un producto o servicio; es decir, si es susceptible de ser protegido a través del régimen de patentes. Asimismo, pidió informar si dicha forma goza de protección como patente, de acuerdo con la legislación vigente en materia de Propiedad Industrial.
En abril de 2022, la Comisión de Signos Distintivos suspendió el trámite del procedimiento hasta que la Dirección de Derecho de Autor emita respuesta a las referidas solicitudes.
Por su parte, Lego Juris A/S y Tai Loy continuaron agregando argumentos a su postura, incorporando medios probatorios y alegatos basados en normativas internacionales y casos similares. Luego, las informaciones requeridas a las diferentes direcciones fueron entregadas y, en febrero de 2023, la Comisión de Signos Distintivos decidió levantar la suspensión del trámite y declaró infundada la acción de nulidad interpuesta, con Resolución N° 259-2023/CSD-INDECOPI.
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Tai Loy apela y Lego responde
Conocida la referida decisión del Indecopi que declaró infundada su acción de nulidad, Tai Loy interpuso recurso de apelación en marzo de 2023. En sus nuevos argumentos, presentó alegatos vinculados con los incisos c y d del artículo 136 de la Decisión 486, así como otros relacionados con el derecho de autor.
La Decisión 486 (Régimen Común de la Propiedad Industrial) de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) contiene normas de obligatorio cumplimiento sobre la protección de la propiedad industrial para los países miembros de la CAN.
En respuesta, Lego Juris A/S absolvió el traslado del recurso de apelación presentando una serie de argumentos en agosto de 2023. “El informe de la Comisión de Derecho de Autor determinó que el diseño de la marca cuestionada goza de protección como obra artística y que su empresa (Lego) es la titular”, manifestó.
Por su parte, Tai Loy contestó en octubre de ese año y afirmó que el diseño de la marca registrada en cuestión no es distintivo, sino un diseño común de un personaje con forma humana, cuyo tamaño y partes están pensadas en la incorporación del personaje en el juego.
“Las únicas partes que no serían formas humanas normales (manos y pies) tienen la forma necesaria para cumplir la función de agarrar objetos y acoplarse al juego”, detalló.
En mayo de 2024, los argumentos de ida y vuelta continuaron.
Conocida la decisión del Indecopi que declaró infundada su acción de nulidad contra una marca registrada por Lego, Tai Loy interpuso recurso de apelación en marzo de 2023.
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Caso regresa a primera instancia, pero acción es declarada infundada nuevamente
En junio de 2024, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual declaró nula la Resolución N° 259-2023/CSD-INDECOPI (que declaró infundada la acción de nulidad interpuesta) y dispuso devolver los actuados a la primera instancia a fin de que emita un nuevo pronunciamiento teniendo en cuenta la totalidad de los medios probatorios presentados.
Frente a tal escenario, Lego y Tai Loy enviaron nuevos alegatos entre agosto y octubre de 2025.
En tanto, en marzo de 2025, la Comisión de Signos Distintivos decidió declarar infundada la acción de nulidad interpuesta (Resolución N° 1548-2025/CSD-INDECOPI). “La imagen posee características de originalidad, en tal sentido goza de protección por la legislación en materia de Derecho de Autor, bajo la modalidad de obra artística. La titularidad de la referida creación es de Lego A/S”, concluyó.
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Nueva apelación y decisión: acción es declarada infundada
En abril 2025, Tai Loy interpuso recurso de apelación y manifestó que en el caso que la Sala considere que la marca cuestionada tiene elementos distintivos, tendría que declararse parcialmente fundada la acción de nulidad.
“La marca estaría siendo otorgada sin reivindicar los elementos usuales o funcionales, pues de lo contrario se estaría dando una protección”, indicó.
Un mes después, Lego Juris A/S solicitó que se registre su cambio de nombre a “Lego Holding A/S” en el certificado correspondiente al registro de la marca objeto de nulidad y, en junio, presentó nuevos descargos.
Así, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual asumió la tarea de determinar si la decisión de marzo de 2025 se encontraba incursa en alguna causal de nulidad y; de no ser el caso, si la marca objeto de nulidad se encontraba incursa al momento de su registro en las prohibiciones establecidas en los incisos c) y d) del artículo 135, así como en el inciso f) del artículo 136 de la Decisión 486.
Luego de un extenso análisis, dicha sala declaró -en febrero de 2026- infundada la solicitud de nulidad formulada por Tai Loy y confirmó la decisión de marzo de 2025 (Resolución N° 1548-2025/CSD-INDECOPI) que declaró infundada la acción de interpuesta por la empresa peruana; y, en consecuencia, mantuvo vigente el registro de la marca (Certificado N° 258523).
Dicha decisión, con Resolución N° 0179-2026/TPI-INDECOPI, fue firmada por Diego Tomás Rafael Vega Castro-Sayán, presidente de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Indecopi.
