Únete al canal de GestiónMarta Fernández Pepper
Socia senior del Estudio Muñiz
Los dueños de empresas muchas veces no toman en consideración que las marcas, en general los signos distintivos, las patentes de invención, los modelos de utilidad, los diseños industriales, entre otros activos que corresponden al derecho de propiedad industrial de una empresa, pueden llegar a ser sus activos más valiosos y que muchas veces de estos es que depende el valor de la empresa. Ejemplos hay muchos: McDonald’s, Starbucks, Amazon, Apple, Burberry, Gucci, entre otros. En el caso de Perú, cada vez se hace más crucial proteger una marca o patentar algún invento o diseño industrial, esto en aras de obtener un derecho de propiedad exclusiva, lo cual genera un incremento del valor de los activos de su titular.
En el presente artículo tocaremos en específico la figura del diseño industrial, puesto que su registro no es tan usual y esto es así porque muchas veces ni siquiera se sabe qué abarca un diseño industrial. Al respecto, compartiremos un caso interesante sobre las sandalias Crocs, ello con la finalidad de que los interesados en publicitar nuevos diseños sepan lo que deben hacer en caso los quieran registrar ante la autoridad competente (Indecopi).
En primer lugar, se entiende por diseño industrial a la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto.
La Decisión 486 establece que únicamente serán registrables los diseños industriales que sean nuevos. En este sentido, nos plantea dos excepciones por las que se entenderá que un diseño industrial no es nuevo:
i) Un diseño industrial no es nuevo si antes de la fecha de la solicitud o de la fecha de prioridad válidamente invocada, se hubiere hecho accesible al público, en cualquier lugar o momento, mediante su descripción, utilización, comercialización o por cualquier otro medio.
ii) Un diseño industrial no es nuevo por el mero hecho que presente diferencias secundarias con respecto a realizaciones anteriores o porque se refiera a otra clase de productos distintos a dichas realizaciones.
El pasado 4 de septiembre de 2018, la Corte General de la Unión Europea decidió declarar nulo el registro No. 000257001-0001 perteneciente al Diseño Comunitario de las sandalias Crocs, en vista de que no se cumplió con el requisito de no divulgación previa. Cabe hacer mención que la norma No. 6/2002 sobre Diseños Comunitarios de la Unión Europea establece tres requisitos para que un diseño industrial pueda acceder a registro:
1. Novedad: un diseño será considerado nuevo en caso de que no se haya puesto a disposición del público un diseño idéntico.
2. Carácter individual: Se considerará que un diseño tiene carácter individual si la impresión general que produce en el usuario informado difiere de la impresión general producida en dicho usuario por cualquier diseño que se haya puesto a disposición del público.
3. Divulgación: se precisa que el diseño no se considerará puesto a disposición del público por el único motivo de que se haya divulgado a un tercero en condiciones de confidencialidad explícitas o implícitas.
Adicionalmente, la norma señala que no se tomará en cuenta una divulgación, para aplicar el carácter de novedad y carácter individual, si un diseño para el cual se reclama la protección bajo un diseño comunitario registrado se ha puesto a disposición del público en dos casos:
i) Por el diseñador, su sucesor en el título, o una tercera persona como resultado de la información proporcionada o la acción tomada por el diseñador o su sucesor en el título.
ii) Durante el período de 12 meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud o, si se reivindica una prioridad, la fecha de prioridad.
En el caso de las sandalias Crocs, la empresa Giffi Diffusion fue la que interpuso el recurso de nulidad del registro No. 000257001-0001 perteneciente al Diseño Comunitario de las sandalias Crocs, debido a que el diseño había sido divulgado con anterioridad al periodo permitido y, por lo tanto, ya no tendría carácter de novedoso. Alegaron que el modelo de las sandalias fue divulgado en un evento que tuvo lugar en una embarcación en Florida, Estados Unidos de Norteamérica; que el modelo de las Crocs fue posteado en la página web www.crocs.com; y que se habían vendido 10,000 pares de Crocs en Estados Unidos de Norteamérica.
La Corte General de la Unión Europea determinó que la compañía, titular del registro, no cumplió con demostrar claramente con evidencias suficientes que los círculos especializados del sector correspondiente que operan en la Comunidad Europea no tuvieron conocimiento de los eventos en los cuales las sandalias Crocs se hicieron de conocimiento público. En este sentido, no logró demostrar que en el evento que se realizó en una embarcación en Florida no participaron profesionales europeos o que no tuvieron conocimiento del evento, el cual, por cierto, fue muy exitoso. Tampoco logró demostrar que residentes de la Unión Europea no tenían acceso a la página de internet de la empresa solicitante. Finalmente, la venta de las sandalias Crocs no pudo haber pasado desapercibida por los círculos especializados del sector correspondiente en tanto fue realizado por muchos distribuidores norteamericanos.
Por lo expuesto, la Corte General de la Unión Europea determinó que la empresa no respetó el periodo de divulgación -el cual es evaluado a nivel mundial- por haberse hecho esta con anterioridad a los doce meses otorgados por ley.
En suma, resulta clave tener en cuenta desde cuándo se puede realizar una divulgación sobre un diseño industrial, respecto del cual se tiene interés de proteger. Se debe tener en cuenta además que dicho plazo de doce meses no es el mismo en todos los países, pues cada uno de estos tiene la libertad de establecer el periodo de divulgación que estime adecuado. Por este motivo, es altamente recomendable que las divulgaciones (lanzamientos comerciales del producto) se empiecen a dar cuando ya se haya presentado la solicitud de registro del diseño industrial correspondiente, pues no queremos vernos desprotegidos en un futuro, como en el caso de las sandalias Crocs.
En el caso peruano, en lo que respecta a diseños industriales, nuestra ley menciona que serán registrables los que tengan carácter novedoso y, en tanto menciona que dejará de ser nuevo si antes de la fecha de solicitud se hace accesible al público, podemos concluir que los diseños industriales en Perú obtendrán protección de no haber sido divulgados previamente a la presentación de la solicitud. Para efectos de determinar la registrabilidad, dispone la ley, solo se exceptúa la divulgación ocurrida dentro del año precedente a la fecha de presentación de la solicitud o de la prioridad, siempre que tal divulgación hubiese provenido de: i) el diseñador o su causahabiente: ii) una oficina nacional competente que, en contravención de la norma que rige la materia, publique el contenido de la solicitud presentada por el diseñador o su causahabiente; o, iii) un tercero que hubiese obtenido la información directa o indirectamente del diseñador o su causahabiente.
