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La llegada del COVID-19 impulsó la transformación digital en las empresas, así como las compras vía online.
Según la Cámara de Comercio de Lima, ya son 9 millones de peruanos que compran a través de esta modalidad.
Sin embargo, uno de los problemas derivados de la digitalización es el aumento de infracciones por uso indebido de marcas, esto debido a que los creadores de nuevos productos o importadores utilizan nombres de productos que pertenecen a terceros.
ClarkeModet Perú, empresa especialista en propiedad industrial e intelectual y derechos conexos, a medida que avanza la digitalización en nuestro país se observa también que aumentan los casos de imitación, copia o falsificación de marcas registradas.
En el 2021 se registraron más de 900 denuncias por infracción a derechos de marcas presentadas ante el Indecopi
“Al registrar una marca, el propietario es el único que tiene el derecho exclusivo a utilizarla, a no ser que se le haya concedido a otra persona una licencia de uso a cambio de un pago (…) y con ayuda de la tecnología, se puede hacer seguimiento de productos que estén cometiendo estas infracciones”, dijo José Marquis, especialista en propiedad intelectual y patentes de ClarkeModet Perú
Asimismo, refiere que los tipos de productos que en la actualidad representan la mayoría de estos actos de infracción son vinculados a la tecnología, como computadoras, teléfonos, tablets, relojes electrónicos, así como diversos accesorios y juegos electrónicos.
Sanciones y multas
Para el infractor, puede haber consecuencias legales como la inmovilización, retiro del mercado o hasta destrucción total de los productos infractores, importantes multas administrativas, indemnización de daños y perjuicios. Adicional a ello, la violación de derechos de marca también puede constituir un delito que puede ser denunciado en la vía penal.
“El Indecopi está facultado para dictar medidas cautelares y/o definitivas destinadas a la cesación de la infracción, tales como el retiro del mercado o destrucción total de los productos, sus empaques, y el material promociona asociado, la prohibición de la importación o de la exportación de los productos. En los casos más graves, el Indecopi puede incluso ordenar el cierre temporal o definitivo del establecimiento bajo el cual opera el denunciado”, dijo a gestion.pe Marquis.
En cuanto a las multas pronunciadas por el Indecopi en casos de infracción de marcas, el monto máximo legal es de ciento cincuenta (150) UIT - S/ 690,000.
“La ley dispone también que en los casos en los cuales el provecho ilícito real obtenido de la infracción sea superior a setenta y cinco (75) UIT – S/. 345.000,00, la multa podrá ser del 20 % de las ventas o ingresos brutos percibidos por la actividad infractora”, detalla el ejecutivo.
Sin embargo, -agrega- en la práctica, la autoridad administrativa determina discrecionalmente las sanciones y el monto de una eventual multa en cada caso concreto graduando según una serie de criterios cuyo objetivo es medir el efecto real de la infracción en el mercado, su gravedad, magnitud y la modalidad empleada, “considerando a su vez la existencia de factores agravantes o atenuantes, si hubiese”.
Casos
Un caso llevado por ClarkeModet Perú fue una denuncia por infracción interpuesta por Netflix Inc. contra una empresa peruana que realizó una importación desde China al Perú de 19,600 unidades de control remoto genéricos para televisores que reproducen signos idénticos a su logotipo e imagen que contiene botiquín de primeros auxilios, texto, dibujo, señal, sin contar con su autorización.
“Acreditamos ante la autoridad que solamente los controles remotos de ciertos modelos específicos de televisores de ciertas marcas son debidamente autorizados por Netflix para que los mandos de fábrica tengan un botón especial con la marca aparente, para generar un acceso más rápido a su aplicación de streaming”, contó a gestion.pe.
El Indecopi verificó la realidad de los hechos denunciados y resolvió a favor de Netflix considerando que el importador cometió un acto de infracción, el cual se configura por el uso de un signo similar a las marcas registradas Netflix.
“Por ello, además de la medida de prohibición de uso por la importadora de la marca Netflix para distinguir controles remotos para televisores, el Indecopi impuso a la importadora una multa administrativa”, precisó.
Otro ejemplo en el mercado peruano, de caso concluido con Resolución publicada, fue el de una empresa peruana que importó 2,638 audífonos bluetooth con cajas de recarga llevando el nombre de modelo InPods. Tanto el nombre de modelo InPods, como el diseño del producto son similares a las marcas registradas por Apple Inc. respecto de sus conocidos audífonos AirPods.
Ante la denuncia presentada por Apple Inc., el Indecopi determinó que esta importación vulnera sus derechos registrados dado que la impresión visual del producto en sí y del nombre del modelo es similar a las marcas registradas por Apple Inc.
“La importación entonces es un uso en el Perú de un producto susceptible de causar confusión en el público consumidor respecto de las marcas registradas del producto AirPods. El Indecopi concluye prohibir a la importadora volver a usar sin autorización un signo similar a los de AirPods, dispone el comiso definitivo de los productos importados que fueron todos incautados, y ordena una multa de 10,39 UIT”, detalló Marquis.
¿Cómo saber si el nombre ya existe?
En el Perú, las leyes indican que el uso de un signo (sea palabra o logotipo) en el mercado a título comercial sin haber registrado no genera ningún tipo de derecho para la persona o empresa quien hace de la marca.
Por ello, es importante registrar su marca y así evitar que un tercero la solicite de buena fe en el ínterin y así quedarse expuesto a una denuncia por infracción.
Para evitar cometer un acto infracción sancionable, es recomendable realizar el trámite de búsqueda ante la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi.
Este es el punto de partida para asegurarse si el nombre elegido es fonéticamente igual o parecido a una marca que ya está registrada o a una que se encuentra en trámite en el Perú.
“Si el reporte de búsqueda muestra que la marca ya es registrada por un tercero, el empresario deberá usar una marca distinta o contactar a un asesor legal especializado en la materia para que pueda guiarlo con la negociación con el tercero de un contrato de licencia de uso de marca, de ser posible volverse distribuidor autorizado o franquiciado del tercero”, explicó.
Etiquetado
Una forma de determinar si existe una infracción de una marca, es observar si su uso en el empaque o incluso directamente sobre los productos produce confusión para los consumidores de los productos originales.
Esto ocurrirá cuando la marca infractora sea igual o parecida a la marca registrada y, además, se use en el comercio para identificar productos o servicios idénticos o parecidos a los protegidos por la marca registrada.
Dato
Durante las festividades como Navidad y Fiestas Patrias, suele presentarse una mayor cantidad de infracciones, correlacionado con un aumento coyuntural de las importaciones y del consumo.