Tengo un negocio, ¿es necesario registrar la marca de mi empresa?

Este proceso no solo salvaguarda los activos intelectuales de las compañías sino que también potencia su crecimiento en el mercado tanto nacional como internacional.

Para Indecopi, la marca es un signo que permite distinguir el origen, el material, el modo de fabricación u otras características comunes de los bienes y servicios pertenecientes a empresas diferentes y que son utilizados bajo el control del titular.

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El proceso de registro

Magaly Varela, asociada Senior en Rebaza, Alcázar & De Las Casas, explica el procedimiento para registrar una marca:

Paso 1: es necesario identificar el tipo de marca y el producto o servicio que se comercializará con la marca.

Es importante determinar la marca a registrarse, precisando los elementos que la componen: la palabra que incorporará, tipografía, elementos gráficos, entre otros.

Será necesario definir cuál es el producto o servicio que se pretenden identificar con la marca. Para ello, se utiliza la Clasificación de Niza, que es una clasificación internacional de productos y servicios que se aplica al registro de marcas. Esta clasificación consta de una lista de clases. Los productos se clasifican en las clases 1 a 34, mientras que los servicios se clasifican en las clases 35 a 45. Cada clase abarca una categoría específica de productos o servicios.

Paso 2: búsqueda de antecedentes

Una vez identificada la marca y sus clases, se procede con la búsqueda de antecedentes a fin de determinar si la marca ha sido previamente inscrita o existe alguna similitud que pudiera generar un riesgo de confusión con otra marca previamente inscrita para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios vinculados o complementarios.

Existen dos tipos de búsquedas de antecedentes: fonética y figurativa. La fonética ofrece un listado de marcas u otros signos distintivos que son fonéticamente iguales o similares a la propuesta de marca. La figurativa ofrece un listado de marcas u otros signos distintivos que son gráficamente iguales o similares a la propuesta de marca.

Si la marca es solo denominativa, bastará con una búsqueda fonética, la cual es gratuita y se puede realizar en el portal web “Busca tu Marca”, que se encuentra en el portal electrónica de Indecopi. Por otro lado, si la marca es mixta, se recomienda hacer también una búsqueda figurativa. Esta se hace de manera presencial en las oficinas de Indecopi y tiene un costo que varía en función de las clases en las cuales se hace la búsqueda.

En caso existiera una marca idéntica o con características muy similares que pudiera generar confusión, se recomienda modificar la marca a fin de asegurar el registro.

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Paso 3: presentación de Solicitud de Registro de Marca

De no existir coincidencias o similitudes, se recomienda proceder con el registro de la marca, para lo cual se deberá llenar un formulario que contenga los siguientes requisitos mínimos:

1. Datos de identificación del solicitante o de la persona que presenta la solicitud.
2. Indicación de la marca a registrar.
3. Indicación expresa de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro.
4. Indicación de haber realizado el pago de la tasa respectiva.
5. Poder simple en caso de representar a una persona jurídica.

La tasa dependerá de las clases en las cuales se registre la marca. En caso la marca se registre en una sola clase el importe es de S/ 534.99 y, por cada clase adicional, se le debe sumar el importe de S/ 533.30.

El Indecopi verifica, además, si la solicitud cuenta con otros requisitos formales, tales como el poder, firma, entre otros, ello dentro de los 15 días hábiles contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud. En caso se omita o no se adjunte alguno de ellos, se otorgará un plazo de 60 días hábiles para la subsanación.

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Paso 4: procedimiento de Registro de Marca

Si la solicitud cumple con los requisitos formales, el Indecopi realizará una publicación automática y gratuita en la Gaceta Electrónica de Propiedad Industrial. Dentro del plazo de 30 días hábiles, contados desde la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá, por una sola vez, presentar oposición fundamentada al registro de marca. De presentarse oposición, el expediente será remitido a la Comisión de Signos Distintivos, para que emita resolución.

Transcurrido el plazo y, de no haber oposición, el Indecopi procederá a realizar el examen de registrabilidad de la marca. Para ello, determinará si la marca a ser registrada es similar a otro signo distintivo previamente registrado o en proceso de registro, para lo cual tomará en consideración principalmente los siguientes criterios:

1. La apreciación sucesiva de los signos considerando su aspecto de conjunto, y con mayor énfasis en las semejanzas que en las diferencias.
2. El grado de percepción del consumidor medio.
3. La naturaleza de los productos o servicios y su forma de comercialización o prestación, respectivamente.
4. El carácter arbitrario o de fantasía del signo, su uso, publicidad y reputación en el mercado.
5. Si el signo es parte de una familia de marcas.

Luego del examen de registrabilidad, se emitirá una resolución dando luz verde o denegando el registro de la marca. En el caso de otorgarse dicho registro, se emitirá el certificado correspondiente. En caso de no otorgarse, la resolución podrá ser impugnada dentro del plazo de 15 días hábiles siguientes a la notificación.

El plazo legal máximo para el registro de una marca es de 180 días hábiles. Sin embargo, conforme con lo informado por Indecopi, el plazo promedio de duración de un registro de marca, en caso no se presenten oposiciones ni observaciones, es de aproximadamente 45 días hábiles. El registro de la marca otorga una protección por 10 años, el cual puede ser renovable.

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¿Qué ocurre si no registre la marca de mi empresa?

Jonathan Rafael García Enríquez, Director del Departamento de Propiedad Intelectual en Marvilla García Valdez, explica la problemática a la que se enfrentan negocios establecidos que no han registrado sus marcas. “El acto de registrar una marca no solo es un paso legal, sino una medida esencial de protección ante posibles conflictos”, afirmó.

Menciona que la protección de la marca, al ser temporal (10 años), puede renovarse indefinidamente, asegurando una salvaguarda perpetua bajo la legislación vigente. Sin embargo, alerta sobre el riesgo de perder la titularidad de una marca conocida por la falta de renovación y cómo esto puede abrir la puerta a registros oportunistas por terceros.

“Es común encontrar negocios que no han registrado su marca y luego descubren que ya ha sido registrada por otros, lo que puede complicar sus operaciones y crecimiento” dijo. También menciona la posibilidad de cancelar el registro de una marca no utilizada para permitir el registro de una nueva marca.

Agrega que: “No estamos hablando de un robo en el sentido tradicional, pero la falta de registro puede llevar a situaciones donde otros pueden registrar legalmente una marca que ya se ha estado usando”, explicó.

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SOBRE EL AUTOR

Gerardo Rosales Diaz

Abogado por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Actualmente, ocupa la posición de redactor en el área de Economía en el Diario Gestión.